ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2008 г. по делу № А46-4598/2007
Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2008 года
Постановление изготовлено в полном объеме 04 мая 2008 года
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Ильницкой Д.В.
судей Литвинцевой Л.Р., Рябухиной Н.А.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Лепехиной М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-245/2008) общества с ограниченной ответственностью "Винные погреба" на решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2007 по делу № А46-4598/2007 (судья Беседина Т.И.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Винные погреба" к обществу с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" о защите интеллектуальной собственности,
при участии в судебном заседании представителей:
от общества с ограниченной ответственностью "Винные погреба" - Тимохин О.Н., доверенность от 20.06.2007;
от общества с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" - Ситникова Е.В., доверенность от 07.06.2007;
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Винные погреба" (далее - ООО "Винные погреба") обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" (далее - ООО "Супермаркет "Семейный") о запрете ответчику использовать в своей деятельности словесное обозначение "Винные погреба" в качестве наименований магазинов, в режимных вывесках, рекламных акциях, листовках, проспектах, в средствах массовой информации и т.д.
До принятия решения арбитражным судом истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, заявив о признании действий ООО "Супермаркет "Семейный" по использованию вспомогательной части фирменного наименования истца "Винные погреба" незаконными и нарушающими исключительные права истца на фирменное наименование "ООО "Винные погреба"; запрете ответчику использования вспомогательной части зарегистрированного за истцом фирменного наименования "Винные погреба" и любого иного нарушения прав истца на фирменное наименование; а также обязании ответчика демонтировать словосочетания "Винные погреба", размещенные в г. Омске на проспекте Карла Маркса, дом № 4-б согласно паспорту рекламного места.
Требование истца о признании действий ООО "Супермаркет "Семейный" по использованию вспомогательной части фирменного наименования истца "Винные погреба" незаконными и нарушающими исключительные права истца на фирменное наименование "ООО "Винные погреба" не было принято к рассмотрению судом первой инстанции на основании ст. 49 АПК РФ как дополнительное требование, первоначально не заявленное в иске.
Решением от 11.12.2007 по делу № А46-4598/2007 Арбитражный суд Омской области в удовлетворении исковых требований ООО "Винные погреба" (с учетом принятых судом уточнений) отказал.
Этим же решением суд возвратил истцу из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 234 от 08.10.2007.
Не соглашаясь с решением суда, ООО "Винные погреба" в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
В письменном отзыве на апелляционную жалобу ООО "Супермаркет "Семейный" просит оставить обжалуемое решение без изменения.
Представитель истца в судебном заседании требование, изложенное в апелляционной жалобе, поддержал.
Представитель ответчика поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу.
Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее, а также выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оспариваемое решение подлежит изменению по следующим основаниям.
Материалами дела установлено и ответчиком не оспаривается использование обозначения "Винные погреба" в наименовании (режимной вывеске) магазина, открытого ООО "Супермаркет "Семейный" 22.04.2007 по адресу: г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 4-б, а также на рекламных листовках, проспектах, дисконтных картах и в средствах массовой информации для сообщений о деятельности магазина.
По утверждению истца, используемое обозначение тождественно произвольной (вспомогательной) части его фирменного наименования, что должно квалифицироваться как нарушение его исключительного права на фирменное наименование.
Согласно абз. 2 п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
Специальная процедура регистрации фирменного наименования не была разработана.
В соответствии с п. 10 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 (действовало до 01.01.2008) фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица. При этом право на него возникает с момента начала пользования им.
Поэтому фирменное наименование считалось зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица.
С 01.01.2008 вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.
Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (п. 2 ст. 1475 ГК РФ).
Общество с ограниченной ответственностью "Винные погреба" (фирменное наименование - ООО "Винные погреба") зарегистрировано 25.10.2005.
Следовательно, с указанной даты истец приобрел исключительное право на использование своего фирменного наименования и его защиту.
По смыслу ст. 138 ГК РФ фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица.
Согласно п. 8 Положения о фирме право на фирму состоит в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия и т.п.
Аналогичная норма закреплена в ст. 1474 ГК РФ (действует с 01.01.2008).
Так, в соответствии с п. 1 названной статьи Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.
В силу ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" фирменное наименование должно содержать наименование общества и указание на его организационно-правовую форму.
При этом использование так называемой вспомогательной (произвольной) части зарегистрированного фирменного наименования ("Винные погреба") не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.
В рассматриваемом деле спор вызван столкновением зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, представляющего собой вспомогательную (произвольную) часть фирменного наименования истца.
Для признания такого использования незаконным суду следовало определить степень сходства фирменного наименования и используемого обозначения, сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), а также проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги (реализует товар), а также допущены ли ответчиком иные акты недобросовестной конкуренции.
Отказывая в удовлетворении требований истца, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих факты смешения наименований, введения в заблуждение покупателей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также наличие актов недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.
Однако данный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Как установлено судом первой инстанции, ответчиком используется обозначение "Винные погреба", являющееся собственно наименованием истца (произвольной частью его фирменного наименования).
Тождество используемого обозначения и части фирменного наименования истца сомнений не вызывает.
При сравнении фактической деятельности сторон суд апелляционной инстанции принял во внимание следующие обстоятельства.
Основными видами деятельности ООО "Винные погреба" согласно уставу (п. 2.2) являются розничная торговля алкогольными и другими напитками; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; прочая оптовая торговля.
При этом розничная торговля алкогольными и другими напитками (основной вид деятельности) и деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (дополнительный вид деятельности) указаны в сведениях о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д. 32 т. 1).
Обществу выдана лицензия (В 288293, регистрационный номер ОМС № 000144 от 23.05.2006) на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на обособленных подразделениях по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 115 (магазин "Винные погреба на Пушкина"), г. Омск, бульвар А. Петухова, 5 (магазин "Винные погреба у "Кристалла").
Общество с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" (фирменное наименование ООО "Супермаркет "Семейный") зарегистрировано 03.12.2005 (ОГРН 1055501100863).
Основными видами деятельности общества согласно уставу (п. 2.2) являются розничная и оптовая торговля продовольственными и непродовольственными товарами; создание собственной сети магазинов оптовой и иной торговли; операции с недвижимостью, в том числе субаренда нежилого недвижимого имущества; рекламная деятельность, оказание информационных услуг; проектирование, строительство, ремонт, эксплуатация объектов различного назначения, любых зданий, сооружений, монтажные работы разных профилей; издательская и полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации; проведение научно-исследовательских работ, разработка и внедрение в производство научных идей и высокоэффективных технологий; осуществление других работ, оказание других услуг и иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
В сведениях о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, указано, что основным видом деятельности ответчика является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
Несмотря на формальные различия в деятельности сторон, суд апелляционной инстанции учитывает, что доминирующее положение в магазине "Винные погреба" занимает розничная торговля алкогольными напитками.
В рекламных проспектах сам ответчик указывает: "Новый магазин "Винные погреба" можно смело назвать супермаркетом вина." "В новом магазине "Винные погреба" представлен самый широкий ассортимент алкогольных напитков: вина Франции, Италии, Испании, Мексики, ЮАР, Чили, Португалии, Австралии и других стран. А также коньяки, виски, ликеры, абсент, текила, водка и многое-многое другое - всего более 3000 наименований.".
Таким образом, стороны занимаются реализацией одной группы товаров (алкогольной продукции) на одной территории (г. Омск), в том числе в одном административном округе (Центральный административный округ г. Омска).
Вопрос о начале использования спорного обозначения являлся предметом рассмотрения по настоящему делу.
Судом первой инстанции установлено, что с 2002 по 2005 годы деятельность сети винных бутиков, расположенных в г. Омске по адресам: ул. Пушкина, д. 115 (магазин "Винные погреба на Пушкина"), и бульвар А. Петухова, 5 (магазин "Винные погреба у "Кристалла"), осуществлялась от имени индивидуального предпринимателя Скопиной И.А.
С октября 2005 года соответствующая деятельность ведется от имени истца, единственным участником и руководителем которого является Скопина И.А.
За период существования винных бутиков "Винные погреба" спорное обозначение, ставшее фирменным наименованием истца, неоднократно использовалось в рекламных текстах, продуктах художественного и дизайнерского творчества (в рекламных плакатах, листовках, иной печатной продукции, в виде плакатов и растяжек на центральных магистралях и улицах города), в аудио- и видеороликах, распространение которых осуществлялось средствами массовой информации.
Как указывает истец, сеть винных бутиков "Винные погреба", привлекая интерес большого количества клиентов к своим товарам и услугам, зарекомендовала себя на рынке элитной алкогольной продукции под его фирменным наименованием, которое придает заявителю индивидуальность и отличает его от конкурентов.
Осуществление коммерческой деятельности в одной и той же сфере (розничная торговля алкогольными напитками) и на одной территории с использованием фирменного наименования истца может нарушить права последнего, поскольку не исключает смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создания впечатления о наличии связи между ними.
По мнению истца, обозначения "Винные погреба" и "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба у "Кристалла" сходны до степени смешения исходя из смысловой нагрузки словосочетания "Винные погреба", манеры исполнения (визуального восприятия), оформления всех магазинов (в "старинном" стиле), словесного обозначения (одинаковой последовательности слов, одинакового толкования), что позволяет воспринимать их как принадлежащих к одной и той же фирме.
При этом, как указывает истец, слова "на Пушкина" и "у "Кристалла" не имеют самостоятельного значения в восприятии магазинов и не индивидуализируют магазины истца от магазинов ответчика и наоборот. Указанные слова отличают магазины по территориальному признаку, имеют второстепенное значение и применяются для удобства в разговорной речи при объяснении места расположения магазинов.
С целью оценки вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с фирменным наименованием истца суд по ходатайству последнего назначил психологическую экспертизу, поручив ее проведение профессору, заведующему кафедрой практической психологии Омского государственного педагогического университета, психологу-психотерапевту, доктору психологических наук Вишнякову И.А., а также допросил в качестве свидетелей по делу Майера Д.П., Шархун В.В. и Бродского И.А.
На разрешение эксперта судом были поставлены следующие вопросы:
а) с реализацией какой группы товаров может ассоциироваться магазин с названием "Винные погреба"?;
б) воспринимает ли потребитель как единую торговую сеть магазинов "Винные погреба" при осмотре фасадов магазинов "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба у "Кристалла" и "Винные погреба"?;
в) может ли потребитель воспринимать дисконтные карты истца как дисконтные карты, имеющие отношение к магазинам с названием "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба" и "Винные погреба у "Кристалла"?;
г) может ли потребитель воспринимать дисконтные карты ответчика как дисконтные карты, имеющие отношение к магазинам с названием "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба" и "Винные погреба у "Кристалла"?
Согласно заключению эксперта, магазин с названием "Винные погреба" может ассоциироваться с реализацией качественных вин, представленных в большом ассортименте. При осмотре фасадов магазинов "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба у "Кристалла" и "Винные погреба" потребитель воспринимает их как единую торговую сеть магазинов "Винные погреба". Потребитель может воспринимать дисконтные карты истца как дисконтные карты, имеющие отношение к магазинам с названием "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба" и "Винные погреба у "Кристалла". Потребитель может воспринимать дисконтные карты ответчика как дисконтные карты, имеющие отношение к магазинам с названием "Винные погреба на Пушкина", "Винные погреба" и "Винные погреба у "Кристалла".
Однако заключение эксперта не было принято судом первой инстанции в качестве доказательства, подтверждающего доводы истца о нарушении его исключительных прав на фирменное наименование, поскольку оно не содержит указания на методы, которыми пользовался эксперт при формулировании своих выводов, а также составлено без учета достижений современной науки.
Кроме того, как указано в решении, у суда отсутствуют сведения о наличии у эксперта квалификации, достаточной для дачи заключения по вопросам, относящимся к психологической экспертизе рекламы.
Установив наличие на режимной вывеске и в рекламных проспектах ответчика сведений о наименовании последнего, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности смешения или введения в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также фактов недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Супермаркет "Семейный".
Данный вывод, по мнению суда апелляционной инстанции, является необоснованным.
Согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (ч. 3 ст. 71 АПК РФ).
Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).
В силу ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.
По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.
Правом вызова эксперта для дачи необходимых пояснений суд не воспользовался, поставив под сомнение наличие у эксперта достаточной квалификации для проведения порученного исследования.
Однако на основании ч. 1 ст. 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.
Квалификация эксперта проверяется судом при решении вопроса о назначении экспертизы.
Проведение экспертизы было поручено судом доктору психологических наук, профессору, заведующему кафедрой практической психологии Омского государственного педагогического университета Вишнякову И.А. как лицу, обладающему специальными знаниями по рассматриваемым вопросам.
В противном случае указанное лицо не подлежало привлечению в качестве эксперта судом.
Ссылка суда на использование экспертом литературы 1986 - 1997 годов выпуска, не может ставить под сомнение достоверность выводов эксперта.
Кроме того, оценка вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с фирменным наименованием истца производится судом с точки зрения потребителей реализуемой продукции на основании восприятия сравниваемых обозначений.
Представленное заключение не противоречит обстоятельствам дела и, наряду с другими доказательствами, представленными истцом и исследованными судом, свидетельствует о том, что действия ответчика привели к реальному смешению и введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги (реализует товар).
Так, свидетели Майер Д.П. (продавец-консультант ООО "Винные погреба"), Шархун В.В. (заместитель директора ООО "Винные погреба") и Бродский И.А. показали суду, что покупатели были введены в заблуждение относительно принадлежности магазина ответчика к сети бутиков "Винные погреба"; имели место случаи предъявления в магазинах истца дисконтных карт, принадлежащих ответчику; постоянные покупатели выказывают негативные эмоции после посещения магазина ответчика относительно качества обслуживания и ассортимента продаваемого товара.
Показания свидетелей подтверждаются записями покупателей в книге отзывов и предложений ООО "Винные погреба" за 2007 год.
В силу ст. 10.bis Парижской конвенции запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции").
Поэтому требование ООО "Винные погреба" в части запрета ответчику использовать вспомогательную часть фирменного наименования ("Винные погреба"), зарегистрированного за истцом, является правомерным.
Из материалов дела следует, что в соответствии с паспортом рекламного места (л.д. 55 т. 2) ответчик на фасаде здания по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 4-б и на козырьке у входа в магазин разместил объемные буквы "Винные погреба".
В связи с чем истец вправе требовать обязать ответчика демонтировать буквенное обозначение "Винные погреба", размещенное в г. Омске на пр. К. Маркса, 4-б согласно паспорту рекламного места.
Требование ООО "Винные погреба" запретить ответчику любое нарушение своих прав на фирменное наименование не конкретизировано истцом, поэтому не подлежит удовлетворению.
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, распределяются между сторонами по правилам ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 (п. 2), 270 (п. 3 ч. 1), 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд именем Российской Федерации
постановил:
решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2007 по делу № А4598/2007 изменить.
Иск удовлетворить частично.
Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" использовать вспомогательную часть фирменного наименования ("Винные погреба"), зарегистрированного за обществом с ограниченной ответственностью "Винные погреба".
Обязать общество с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" демонтировать буквенное обозначение "Винные погреба", размещенное в г. Омске на пр. К. Маркса, д. 4-б согласно паспорту рекламного места.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Винные погреба" 3000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску и 11250 руб. судебных издержек, связанных с проведением экспертизы.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Супермаркет "Семейный" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Винные погреба" 750 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Винные погреба" из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 234 от 08.10.2007.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий
Д.В.Ильницкая
Судьи
Л.Р.Литвинцева
Н.А.Рябухина
