АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2010 г. по делу № А36-2532/2010
Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2010 г.
Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2010 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Серокуровой У.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мещеряковой Я.Р.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление
ООО "Основание" (г. Липецк)
к ООО "Основание - "ПроектСтрой" (г. Липецк)
о запрете использования товарного знака и выплате компенсации,
при участии в судебном заседании:
от истца: представитель Покидов И.М., доверенность от 28.06.2010 г.,
от ответчика: адвокат Курдюков Р.В., доверенность от 28.07.2010 г., директор Милютин Д.Н., решение учредителя от 07.12.2009 г.,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Основание" (далее - ООО "Основание") обратилось в Арбитражный суд Липецкой области и просило:
1) запретить обществу с ограниченной ответственностью "Основание - "ПроектСтрой" (далее - ООО "Основание - "ПроектСтрой") использовать товарный знак (знак обслуживания) ООО "Основание" с помощью печати предприятия при выполнении работ, оказания услуг, проставляя его в деловой переписке, на актах выполненных работ в перечисленных классах МКТУ и перечня товаров и услуг;
2) взыскать с ответчика компенсацию за использование товарного знака (знака обслуживания) в размере 1500000 руб.
Иск заявлен на основании статей 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ходе рассмотрения дела представитель истца настаивал на том, что требование о взыскании компенсации заявлено на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении иска.
Представители ответчика возражали против заявленных требований, ссылаясь на то, что использование товарного знака истца имело место только до 20.05.2009 г. с согласия технического директора истца, в настоящее время общество не использует зарегистрированный товарный знак (л.д. 39 - 40, 102, т. 1).
Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд установил следующее.
ООО "Основание" было создано как юридическое лицо 16.03.1994 г. (л.д. 14, т. 1).
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, а также уставу общества, ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица 05.08.2005 г. с фирменным наименованием ООО "МииС". В 2008 году общество было переименовано в ООО "Основание - "ПроектСтрой", соответствующие изменения внесены в учредительные документы и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д. 26 - 30, 41 - 55, т. 1).
ООО "Основание" имеет свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 347170 от 01.04.2008 г., который представляет собой изображение круга, внутри которого в черно-белом цвете чередуются разделенные по радиусу сегменты различных размеров. Приоритет товарного знака (знака обслуживания) - 06.02.2007 г. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ и перечня товаров и/или услуг: 37 (бурение скважин; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство; разработка карьеров; строительство промышленных предприятий); 42 (изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; консультации по вопросам строительства; экспертиза инженерно-техническая). Срок действия регистрации истекает 06.02.2017 г. (л.д. 9 - 10, т. 1).
В материалах дела имеются документы, представленные истцом и ответчиком, на которых проставлены оттиски печати ООО "Основание - "ПроектСтрой" с изображением товарного знака истца, а также нанесено изображение товарного знака на фирменном бланке ООО "Основание - "ПроектСтрой": договор подряда № 20-СМР от 28.07.2008 г. между ООО СУ "Спецпромснаб" и ООО "Основание - "ПроектСтрой" в лице директора Милютина Д.Н., дополнительное соглашение № 1 от 11.08.2008 г., локальный сметный расчет № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.08.2008 г. (КС-3), акт о приемке выполненных работ от 15.08.2008 г. (КС-2), также подписанные со стороны ответчика директором Милютиным Д.Н.; договор подряда от 07.05.2009 г. № 5/09-П между ООО "Мегаполис-Недвижимость" и ООО "Основание - "ПроектСтрой", письмо ответчика генеральному директору ЗАО "БИСТ" от 07.10.2008 г., коммерческое предложение в адрес ОАО "Добринский сахарный завод" от 19.11.2008 г., подписанные техническим директором ООО "Основание - "ПроектСтрой" Сауриным А.Н. (л.д. 11 - 13, 58 - 60, 81 - 83, т. 1).
Письмом от 18.05.2009 г. истец запретил ответчику использовать свой товарный знак (л.д. 141, т. 1). В ходе рассмотрения дела руководитель ответчика подтвердил получение названного письма 20.05.2009 г.
Полагая, что обладает исключительными правами на использование зарегистрированного товарного знака, истец обратился с настоящим иском.
Оценив представленные доказательства, суд считает, что требования истца обоснованны и подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.
Пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации относит товарные знаки и знаки обслуживания к результатам интеллектуальной деятельности (объектам интеллектуальной собственности), которым предоставляется правовая охрана.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункты 1, 2, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
Судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), а ответчик использовал принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) в виде оттиска печати на документах о выполнении подрядных работ, а также в деловой переписке с третьими лицами.
Ответчик не отрицает использования товарного знака (знака обслуживания), однако ссылается на то, что такое использование происходило с согласия истца, поскольку директор ООО "Основание" Саурин А.Н. являлся также техническим директором ООО "Основание - "ПроектСтрой".
Данный довод является несостоятельным.
Как установлено судом, документы о выполнении подрядных работ подписаны единоличным исполнительным органом общества - директором Милютиным Д.Н.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно (пункты 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По правилам пункта 3 статьи 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
Согласно уставу ООО "Основание - "ПроектСтрой", его единоличным исполнительным органом является директор (л.д. 41 - 55, т. 1).
Нормативно-правовые акты и устав общества позволяют директору осуществлять функции контроля за деятельностью работников общества.
При таких обстоятельствах, директор ООО "Основание - "ПроектСтрой" должен был знать о документах, направляемых третьим лицам техническим директором Сауриным А.Н.
Довод ответчика о том, что Саурин А.Н. являлся директором ООО "Основание" в данном случае несостоятелен, поскольку суд оценивает действия юридических лиц.
Приведенными выше нормами Гражданского кодекса Российской Федерации прямо запрещено незаконное использование в гражданском обороте чужого товарного знака, а отсутствие запрета на такое использование не считается согласием (разрешением).
Из содержания пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Ответчик не доказал, что использование чужого товарного знака (знака обслуживания) происходило на основании договора об отчуждении либо лицензионного договора.
Поскольку между истцом и ответчиком не было подписано договоров о легальном использовании товарного знака (знака обслуживания), то все иные действия, совершенные в том числе единоличным исполнительным органом ООО "Основание" от имени ответчика, не могут быть отнесены к законному использованию товарного знака (знака обслуживания) истца в гражданском обороте.
Возражение ответчика со ссылкой на злоупотребление истцом права и отказе в иске по мотивам, установленным в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не принимается судом во внимание.
Из письменных возражений ответчика, а также пояснений представителя ООО "Основание - "ПроектСтрой" в судебном заседании следует, что таким злоупотреблением общество считает обращение в суд с настоящим иском.
Однако из содержания статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не следует, что обращение с иском в суд возможно квалифицировать как злоупотребление правом. Более того, пункт 1 статьи 45 Конституции РФ, статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантируют каждому лицу судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав.
Иных действий, свидетельствующих о злоупотреблении истцом правом при использовании в гражданском обороте своего товарного знака, суд не усматривает. При этом суд принимает во внимание, что по смыслу статьи 1485 Гражданского кодекса Российской Федерации, оповещение об исключительном праве на товарный знак в виде использования знака охраны (буквы "R" в окружности) является правом, а не обязанностью правообладателя товарного знака.
Анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что истец и ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности. Так, согласно выпискам из ЕГРЮЛ истца и ответчика следует, что они ведут предпринимательскую деятельность в строительной отрасли, в частности, занимаются производством общестроительных работ по возведению зданий, архитектурной деятельностью. Перечень видов деятельности не является исчерпывающим (л.д. 16 - 18, 26 - 30, 142 - 146, т. 1).
Кроме того, для целей защиты исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) не имеет принципиального значения указание на конкретные классы МКТУ, поскольку для потребителей не исключена возможность смешения субъектов предпринимательской деятельности, использующих один и тот же товарный знак при осуществлении работ (оказании услуг) в сфере строительной индустрии. Следует учитывать потенциальную возможность применения в предпринимательском обороте в одной отрасли сходных видов деятельности юридическими лицами, а значит не имеется правовых оснований ограничивать перечень видов деятельности в использовании товарного знака (знака обслуживания). Суд принимает во внимание, что оба общества на момент рассмотрения дела фактически осуществляют предпринимательскую деятельность.
Специальные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают возможность применения при защите прав на объекты интеллектуальной собственности такого способа защиты как запрет использования товарного знака (знака обслуживания).
Материалами дела подтверждается утверждение ответчика о том, что после получения предупредительного письма истца 20.05.2009 г. общество не использовало товарный знак (знак обслуживания) истца (л.д. 103 - 130, т. 1).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
В то же время суд учитывает, что в настоящее время у ответчика находится печать с изображением товарного знака (знака обслуживания) истца (л.д. 135, т. 1), а также то обстоятельство, что ответчиком не представлено доказательств уничтожения компьютерного файла с соответствующим изображением.
Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Учитывая все вышеизложенное, суд считает, что требование истца о запрете ответчику на будущее время использовать товарный знак (знак обслуживания) ООО "Основание" основано на законе, подтверждается материалами дела, а значит подлежит удовлетворению.
Что касается требования истца о взыскании компенсации, то оно подлежит частичному удовлетворению по следующим обстоятельствам.
По правилу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
В пунктах 43.2., 43.3. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Основываясь на внутренней оценке совокупности имеющихся в деле доказательств, учитывая характер и масштаб допущенного правонарушения, добровольное прекращение использования товарного знака, отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования спорного знака и убытков (в том числе упущенной выгоды), руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает, что 1500000 руб. истец предъявил необоснованно, и пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика компенсации в размере 50000 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Государственная пошлина входит в состав судебных расходов (статья 101 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований (часть 1 статьи 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Пункт 43.1. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливает, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда (абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515, подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.
При подаче иска истцом было заявлено два самостоятельных требования, которые рассмотрены судом по существу. Истец оплатил в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28000 руб., исходя только из имущественного требования о взыскании 1500000 руб. В части первого требования суд принял иск к производству с предоставлением отсрочки уплаты государственной пошлины.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21. Налогового кодекса РФ, требования неимущественного характера, в том числе заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, оплачиваются государственной пошлиной в размере 4000 руб.
С учетом итога рассмотрения дела, госпошлина по первому требованию взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета, судебные расходы по уплате госпошлины по второму требованию распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенной сумме.
Руководствуясь статьями 167 - 170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
Иск удовлетворить частично.
Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Основание - "ПроектСтрой" использовать товарный знак (знак обслуживания) ООО "Основание" с помощью печати предприятия при выполнении работ, оказания услуг.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Основание - "ПроектСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Основание" компенсацию за использование товарного знака (знака обслуживания) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 933 (девятьсот тридцать три) руб. 33 коп.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Основание - "ПроектСтрой" (ОРГН 1054800366730) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4000 (четыре тысячи) руб.
Решение вступает в законную силу в течение месяца с момента изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в кассационную инстанцию Федерального арбитражного суда Центрального округа в г. Брянске через Арбитражный суд Липецкой области.
Судья
У.В.СЕРОКУРОВА
